商標(biāo)使用許可合同管理

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商標(biāo)作為企業(yè)的一項(xiàng)重要無形資產(chǎn)，對企業(yè)的信用聲譽(yù)、市場競爭有重要影響。商標(biāo)所有權(quán)人享有對其注冊商標(biāo)進(jìn)行使用、收益和處分的權(quán)能。商標(biāo)權(quán)人把注冊商標(biāo)許可他人使用，已是商標(biāo)管理、商標(biāo)運(yùn)用的一種有效的常見方式。商標(biāo)使用許可屬《商標(biāo)法》調(diào)整范疇，但商標(biāo)使用許可合同屬于合同的范疇，是一種特殊的商業(yè)合同，應(yīng)當(dāng)受《合同法》的調(diào)整。訛譹簽訂好一份完善的商標(biāo)使用許可合同，許可人和被許可人各自達(dá)到原本目的的前提，是雙方共贏的基礎(chǔ)。本文針對商標(biāo)使用許可合同中當(dāng)事人雙方易大意或疏忽的地方予以提請注意。

一、合同簽訂前當(dāng)事人雙方資質(zhì)的審查

（一）商標(biāo)許可人對被許可人的挑選

商標(biāo)是企業(yè)的重要無形資產(chǎn)，承載著企業(yè)的信譽(yù)。把自己企業(yè)的商標(biāo)許可給他人使用，商標(biāo)本所承載的企業(yè)聲譽(yù)等信用資質(zhì)就當(dāng)然地隨之許可給使用人了。因此，許可人在許可前必須對被許可人的情況作全面了解。首先，審查清楚被許可人的硬實(shí)力，即經(jīng)營規(guī)模、生產(chǎn)能力等。一方面，經(jīng)營規(guī)模、生產(chǎn)能力的大小與將來企業(yè)商品的市場占有度緊密相關(guān)，也決定了其使用自己商標(biāo)后可能給許可人帶來商標(biāo)增益的大??；另一方面，生產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營能力等因素也彰顯了被許可人商品的品質(zhì)，因?yàn)橛幸欢ㄊ袌龇蓊~的企業(yè)一般也必定是有著良好的商品品質(zhì)，才贏得了廣大消費(fèi)者的青睞和信賴，所以，從這個(gè)角度看，企業(yè)規(guī)模也是被許可人商品質(zhì)量的一定反映。其次，核實(shí)清楚被許可人的經(jīng)營資質(zhì)、是否在工商局，以及管理理念甚至企業(yè)文化。商標(biāo)除了標(biāo)識商品來源、保證商品品質(zhì)的根本功能，在很大程度上也體現(xiàn)了企業(yè)文化和企業(yè)形象。如一家專門生產(chǎn)銷售各類時(shí)裝、追求標(biāo)新立異的時(shí)裝公司，如果把商標(biāo)許可給一家專營娛樂休閑服飾的企業(yè)，就可能顯得不合時(shí)宜，甚至?xí)旧虡?biāo)與許可人之間的關(guān)聯(lián)性。因此，盡量選擇在商品特點(diǎn)、經(jīng)營理念、企業(yè)文化與自己“志同道合”的企業(yè)作為合作伙伴，才是一個(gè)理性的許可人的最優(yōu)策略。最后，也是最重要的，許可人應(yīng)對被許可人的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行全面測試、考察。許可他人使用商標(biāo)意味著把商標(biāo)聲譽(yù)寄附于被許可人的市場活動及其提供的商品或服務(wù)上，同時(shí)也意味著應(yīng)對消費(fèi)者提供對商標(biāo)品牌的信賴?yán)妫?，許可人必須審慎地考察被許可人的產(chǎn)品質(zhì)量資質(zhì)。在美國，商標(biāo)權(quán)人對被許可人生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量沒有盡到監(jiān)督管理的義務(wù)或是“裸許可”（nakedlicens-ing），甚至?xí)プ约旱纳虡?biāo)權(quán)，訛譺足以說明許可人對產(chǎn)品質(zhì)量控制的重要性，事實(shí)上，這既是對自己商標(biāo)的保護(hù)，也是對信賴其商標(biāo)的消費(fèi)者利益的維護(hù)。

（二）商標(biāo)被許可使用人對許可人的資格審查

我國現(xiàn)行《商標(biāo)法》第43條第1款規(guī)定，“商標(biāo)注冊人可以通過簽訂商標(biāo)使用許可合同，許可他人使用其注冊商標(biāo)。”依條文本意，許可人應(yīng)當(dāng)是商標(biāo)注冊人，許可使用的商標(biāo)應(yīng)當(dāng)是注冊商標(biāo)。一方面，實(shí)踐當(dāng)中普遍存在一種情況，即商標(biāo)權(quán)人與合同簽訂人不一致。處于便利性等原因，商標(biāo)注冊申請經(jīng)常會由企業(yè)的實(shí)際控制人或主要負(fù)責(zé)人個(gè)人實(shí)施，但參與市場活動以及對外宣傳時(shí)使用的是企業(yè)整體的名義，將個(gè)人與企業(yè)混同。訛譻因此，為避免不必要的糾紛，許可人應(yīng)首先核實(shí)許可人的相關(guān)情況。另一方面，法律也并沒有禁止市場主體對未注冊商標(biāo)的使用許可，實(shí)踐中可能有些企業(yè)使用的是未注冊商標(biāo)，無論出于主觀惡意還是僅不主動告知被許可人，只要不違法而使許可合同成為無效合同或可變更可撤銷合同，而與被許可人簽訂許可合同，在當(dāng)事人雙方自愿的情況下，則該合同的法律效力也可以是有效的。在這種情況下，被許可人必須盡到應(yīng)注意的義務(wù)，如果有疏忽大意的過失，發(fā)現(xiàn)真實(shí)情況后再欲請求返還商標(biāo)許可使用費(fèi)，就很難得到法律的支持了。訛譼另外，必要時(shí)或有條件時(shí)，應(yīng)當(dāng)調(diào)查被許可商標(biāo)的商標(biāo)權(quán)權(quán)屬狀態(tài)，比如是否有在先權(quán)利人、是否處于被侵權(quán)或混淆的狀態(tài)、是否有企業(yè)使用與該商標(biāo)相同的文字符號作為企業(yè)名稱等狀況。有些商標(biāo)雖然表面上看沒什么瑕疵，但可能已經(jīng)被人提出商標(biāo)爭議、撤銷申請或權(quán)屬訴訟，那么此時(shí)該商標(biāo)的權(quán)利就處于極不穩(wěn)定的狀態(tài)，被許可人此時(shí)更應(yīng)審慎考慮作出決策，是否還要開始這一許可合作。因?yàn)檫@種狀態(tài)下，商標(biāo)隨時(shí)可能發(fā)生權(quán)屬變更或被撤銷而不能使用。這些都將影響商標(biāo)使用許可合同的效力、存續(xù)和履行?？傊?，把商標(biāo)使用許可合同訂立前的準(zhǔn)備工作做好，才能最大程度規(guī)避將來可能發(fā)生的許可人與被許可人之間的糾紛，減少使用許可期間的后顧之憂。

二、商標(biāo)使用許可合同的要點(diǎn)內(nèi)容

（一）被許可使用的商標(biāo)有關(guān)基本事項(xiàng)

市場活動中，對于一家企業(yè)的商標(biāo)，消費(fèi)者知悉或熟悉的一般只有一個(gè)，多則兩三個(gè)。但企業(yè)在商標(biāo)注冊申請上，實(shí)際上常常會在多種商品種類上申請注冊多個(gè)商標(biāo)，有些大型企業(yè)甚至?xí)暾埗噙_(dá)幾百個(gè)的商標(biāo)。我國《商標(biāo)法》第56條規(guī)定，“注冊商標(biāo)的專用權(quán)，以核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)和核定使用的商品為限?！币虼?，商標(biāo)使用許可合同必須明確被許可使用的商標(biāo)本身，是文字還是圖形或是兩者兼有，必須明確被許可使用的商標(biāo)注冊號以及被核定使用的商品類目，同時(shí)，被許可人還應(yīng)根據(jù)自身需要確定需要的商標(biāo)及商品范圍。關(guān)于許可的期限，商標(biāo)專用權(quán)權(quán)利期限為10年，可以無限續(xù)展，但市場千變?nèi)f化，商標(biāo)的知名度、預(yù)期價(jià)值都會時(shí)常波動，以實(shí)踐來看，真正的商標(biāo)使用許可合同二至五年一簽比較普遍，這個(gè)年限范圍也是比較合適的，為合同雙方當(dāng)事人都留下了將來是續(xù)簽還是終止合同的余地和自由。關(guān)于許可使用的地區(qū)限定，雙方可以在充分考慮自身市場拓展規(guī)劃、營銷的便利程度等因素的基礎(chǔ)上，再行確定許可使用的地域范圍。

（二）商標(biāo)的使用許可方式

根據(jù)被許可人獲得的使用權(quán)利不同，商標(biāo)的使用許可方式大致分為普通許可、排他許可和獨(dú)占許可。這三種許可方式，都是許可人允許被許可人在約定的期限和地區(qū)內(nèi)在約定的商標(biāo)種類上使用該商標(biāo)，區(qū)別在于，普通許可為許可人保留了在該地區(qū)使用該商標(biāo)以及再授權(quán)給第三人使用該商標(biāo)的權(quán)利；排他許可僅為許可人保留了自己使用該商標(biāo)的權(quán)利，但不得另行許可第三人使用；而獨(dú)占許可則禁止許可人自己使用，并禁止許可人許可第三人使用。在商標(biāo)權(quán)利遭侵害時(shí)，普通許可的被許可人經(jīng)商標(biāo)注冊人明確授權(quán)，可以提起訴訟；排他許可的被許可人可以和商標(biāo)注冊人共同起訴；獨(dú)占許可的被許可人則完全可以以自己的名義起訴。譽(yù)訛前兩種方式比較常見，獨(dú)占許可在我國則較少采用。獨(dú)占許可不僅排除了第三人，也排除了許可人在約定的期間和約定的地區(qū)使用該商標(biāo)，這種強(qiáng)烈的排他性使用，不僅要求許可人完全讓與出自己在指定時(shí)間和地域內(nèi)使用自己商標(biāo)的權(quán)利，即它要求許可人在許可合同的范圍內(nèi)抑制競爭，從而使被許可人在此范圍內(nèi)對該商標(biāo)進(jìn)行完全排他性使用，也要求被許可人在使用過程中若遭遇商標(biāo)侵權(quán)行為，有獨(dú)立的訴訟能力。這種許可模式下，許可人應(yīng)根據(jù)自身經(jīng)營情況，充分核實(shí)被許可人的綜合資質(zhì)，審慎決定許可方式。同時(shí)，也可以根據(jù)選用的許可方式，在法律規(guī)定范圍內(nèi)自行約定遭侵權(quán)時(shí)的起訴主體。

（三）商標(biāo)許可費(fèi)的數(shù)額和計(jì)算方法

商標(biāo)許可費(fèi)用的金額和計(jì)算方式，是商標(biāo)使用許可合同許可方和被許可方利益博弈的過程。許可方無疑希望收取的許可費(fèi)越多越好，被許可方無疑希望許可費(fèi)越少越好。當(dāng)被許可方使用該商標(biāo)后的獲益情況很不確定時(shí)，許可人往往希望一次性收取全部使用費(fèi)來保障自己在這場交易中的收入；若被許可方獲益較大，許可人則希望商標(biāo)的使用許可費(fèi)用與被許可人的利潤額掛鉤。而被許可人則恰恰相反。訛譾關(guān)于許可費(fèi)的計(jì)算，理論界一種學(xué)說認(rèn)為，對風(fēng)險(xiǎn)的負(fù)擔(dān)是確定許可費(fèi)率的基礎(chǔ)，營銷費(fèi)用由許可方承擔(dān)則許可費(fèi)率高，營銷費(fèi)用由被許可方承擔(dān)則許可費(fèi)率低；還有學(xué)者提出更為具體的量化公式，國際上通用的關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)許可使用的費(fèi)率的標(biāo)準(zhǔn)為許可的知識產(chǎn)權(quán)所帶來的營業(yè)收入的5%，那么對于商標(biāo)使用許可費(fèi)率而言，即為經(jīng)許可使用該商標(biāo)可能帶來的經(jīng)營收入的5%。訛譿在我國法律沒有規(guī)定也沒有成熟的商業(yè)慣例時(shí)，可以借鑒這種計(jì)算方式，但需注意，經(jīng)使用被許可商標(biāo)后的營業(yè)收入在訂立合同時(shí)比較難確定，因此更可行的方式是雙方約定根據(jù)使用許可商標(biāo)后每年的收入或利潤額做依據(jù)，來約定一個(gè)比例或一個(gè)比例區(qū)間，以期更公平公正，更好地平衡雙方的利益和損失。

（四）許可期間商標(biāo)增值利益的分配

在現(xiàn)有法律框架下，對商標(biāo)使用許可中被許可人創(chuàng)造的商標(biāo)增值利益的分配并沒有明確規(guī)定。而近年來，商標(biāo)被許可使用后價(jià)值增加的現(xiàn)象愈來愈普遍，轟動全國的“王老吉”和“加多寶”商標(biāo)利益紛爭案更是引起了對這一問題的深入思考。判決結(jié)果也表明，商標(biāo)使用許可合同期滿后，若無特別約定，被許可人不能分享商標(biāo)增值部分的利益和商譽(yù)。訛讀因此，許可合同當(dāng)事人需要利用好法律賦予的“契約自由”的空間，在合同中明確約定許可使用期間商標(biāo)增值部分及其利益分配規(guī)則。在遵守合同約定和市場競爭的規(guī)則下，被許可人尤其要注意利用合同和事前約定全面保護(hù)自己的權(quán)利，可以在合同中約定，使用期滿后若商標(biāo)增值，被許可使用人應(yīng)當(dāng)獲得一定的利益，若商標(biāo)因被許可人經(jīng)營不善而貶值，則被許可人應(yīng)對商標(biāo)所有權(quán)人給與一定的補(bǔ)償。

（五）商標(biāo)使用許可的備案

我國《商標(biāo)法》第43條第3款規(guī)定，“許可他人使用其注冊商標(biāo)的，許可人應(yīng)當(dāng)將其商標(biāo)使用許可報(bào)商標(biāo)局備案，由商標(biāo)局公告。商標(biāo)使用許可未經(jīng)備案不得對抗善意第三人?！眰浒甘枪ど绦姓芾聿块T對商標(biāo)管理提出的具體要求，雖不是作為影響使用許可合同法律效力的法定條件，但對于善意的第三人而言，未經(jīng)備案的許可合同就不具有公信力，對其就沒有可信賴?yán)?。而且，修訂前的《商?biāo)法》此處規(guī)定的是“商標(biāo)使用許可合同應(yīng)當(dāng)報(bào)商標(biāo)局備案”，新修訂的《商標(biāo)法》在原法的基礎(chǔ)上進(jìn)一步明確了報(bào)備案的主體，即許可方。同時(shí)，備案對被許可人的利益是明顯的，因?yàn)閭浒负蠼?jīng)商標(biāo)局公告，社會公眾都能方便地查詢獲得相關(guān)信息。因此，被許可人應(yīng)當(dāng)在合同中明確約定許可人應(yīng)當(dāng)及時(shí)備案，若逾期未備案應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

（六）關(guān)于質(zhì)量控制條款

“裸許可”（nakedlicensing）雖然一般不會出現(xiàn)在大陸法系國家，但我國有著與之如出一轍的商標(biāo)許可商品質(zhì)量控制的相關(guān)法律規(guī)定?！渡虡?biāo)法》第43條第1款中“，許可人應(yīng)當(dāng)監(jiān)督被許可人使用其注冊商標(biāo)的商品質(zhì)量。被許可人應(yīng)當(dāng)保證使用該注冊商標(biāo)的商品質(zhì)量?！备鶕?jù)法條之意，對商品質(zhì)量的監(jiān)督和保證是一項(xiàng)義務(wù)，不能通過約定排除。相反，許可合同中應(yīng)盡量約定，許可人可以采取合理方式檢查、考察被許可人的生產(chǎn)品質(zhì)，被許可人的產(chǎn)品質(zhì)量若達(dá)不到既定標(biāo)準(zhǔn)，許可人有權(quán)終止許可合同，收回商標(biāo)使用權(quán)。必要時(shí)，可以約定具體的產(chǎn)品質(zhì)量控制手段，如將產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)作為附件、提供樣品、許可方可以定期或不定期派員巡查生產(chǎn)車間及生產(chǎn)設(shè)備等。

三、結(jié)語

商標(biāo)使用許可是商標(biāo)所有權(quán)人運(yùn)用商標(biāo)獲得利益的重要方式，也是被許可人以較低成本、較便捷途徑獲取市場份額的重要手段，商標(biāo)使用許可是一種雙贏的戰(zhàn)略。但運(yùn)用不當(dāng)，商標(biāo)使用許可也有可能得不償失，商標(biāo)許可人可能喪失苦心經(jīng)營若干年的商標(biāo)和信譽(yù)，被許可人也可能白白付出了使用費(fèi)卻無法正常使用商標(biāo)。所以，但雙贏局面的前提是，雙方當(dāng)事人在訂立許可合同時(shí)應(yīng)慎之又慎，在法律的既有框架下，合理、明確地約定雙方的權(quán)利義務(wù)，將風(fēng)險(xiǎn)降到最低，利益增加到最大。

作者：陳佳琪 單位：天津科技大學(xué)法政學(xué)院